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a cura di Redazione Diritto dell’Informatica

La contraffazione del marchio in Italia

Il fenomeno della contraffazione è pervasivo e ben più influente sull’economia del nostro paese di quanto generalmente si creda. Si pensi che nel 2019 il valore dei beni contraffatti importati in Italia ammontava a 8,7 miliardi di euro, secondo quanto riportato in uno studio dell’OCSE in collaborazione con La Direzione Generale per la Tutela della Proprietà Industriale presso l’UIBM. Nello stesso studio si evidenzia come gli ambiti del mercato più colpiti siano quelli delle apparecchiature elettriche e dell’abbigliamento e calzature, in cui il valore dei prodotti contraffatti è stato rispettivamente di 2,6 e 2,5 miliardi di euro.

I beni oggetto di contraffazione sono veramente tantissimi. Infatti, oltre alle categorie sopra citate, sono colpiti anche altri settori, come quello dei profumi e cosmetici, dei veicoli a motore, dei prodotti farmaceutici, e non solo. Sono diversi i fattori presi in considerazione per misurare l’impatto che la contraffazione ha sul nostro sistema economico. Uno di questi fattori viene chiamato danno per i consumatori, espressione mediante cui si indica il prezzo pagato dai consumatori convinti di stare acquistando un prodotto autentico che è invece contraffatto. Nel 2019, in Italia, il danno per i consumatori ammontava a 6,7 miliardi di euro.

Come i consumatori, anche i venditori all’ingrosso e al dettaglio subiscono le perdite dovute all’importazioni di beni contraffatti. Si pensi che nel 2018, sempre secondo l’OCSE, il valore delle mancate vendite nei principali settori in cui si manifesta con più incidenza la contraffazione ammontava a 4,2 milioni di euro. Ulteriori conseguenze consistono nella perdita di posti di lavoro e nella riduzione del gettito fiscale.

Quando si parla di contraffazione?

L’art 473 del Codice penale punisce con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da € 2.500 a € 25.000 coloro che “potendo conoscere dell'esistenza del titolo di proprietà industriale, contraffà o altera marchi o segni distintivi, nazionali o esteri, di prodotti industriali” oppure per “chiunque, senza essere concorso nella contraffazione o alterazione, fa uso di tali marchi o segni contraffatti o alterati”. Tale norma è posta a tutela di due distinti interessi: da una parte l’interesse degli imprenditori a che nessuno sfrutti indebitamente la propria immagine costruita con fatica; dall’altra l’interesse dei consumatori a non essere ingannati in relazione alla provenienza e alle qualità dei prodotti presenti sul mercato.

Elemento fondamentale che deve essere presente per poter parlare di contraffazione sul piano della tutela penale è l’idoneità a generare confusione tra i consumatori. La falsificazione deve riguardare gli elementi essenziali del marchio, pertanto non sarà necessario che il marchio contraffatto sia perfettamente identico a quello che viene imitato. Inoltre, ad essere puniti non saranno solo coloro che procedono materialmente alla contraffazione, ma anche coloro che semplicemente usano il segno contraffatto. L’importante è che l’autore della condotta abbia agito con il preciso intento di falsificare e che sia consapevole dell’esistenza del marchio registrato con priorità.

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Proteggere il proprio brand registrando il marchio

L’ordinamento mette a disposizione delle imprese un fondamentale strumento per proteggere il proprio logo da tutti gli illeciti utilizzi di coloro che vogliano unicamente avvantaggiarsi degli sforzi fatti da altri per costruire l’immagine della propria azienda. Questo strumento è la registrazione del marchio.

La registrazione è un fondamentale investimento da sostenere se si desidera tutelare nel tempo l’immagine della propria azienda. Secondo l’art. 7 del Codice della Proprietà Industriale può essere registrato come marchio qualsiasi segno suscettibile di essere rappresentato graficamente. Potranno quindi essere oggetto di registrazione come marchio parole, lettere, immagini, persino suoni, ologrammi, tonalità di colore, anche la forma del prodotto o della sua confezione. Tutti questi elementi, anche cumulativamente, contribuiscono a creare l’immagine che una data impresa trasmette ai consumatori e ai suoi concorrenti.

Se vuoi saperne di più sui requisiti per la registrazione leggi questo articolo.

La registrazione del marchio ha una validità che dura dieci anni, scaduti i quali è possibile richiederne la rinnovazione, così portando la tutela garantita dal marchio a poter durare per sempre. Per conoscere maggiori dettagli sulla procedura di registrazione e su quella di rinnovazione del marchio puoi leggere questo articolo.

Dal momento di presentazione della domanda di registrazione, se questa viene accolta a seguito dei dovuti controlli, viene riconosciuto al titolare il diritto di utilizzare esclusivamente il marchio per i prodotti e servizi per i quali è stato registrato. In questo modo egli potrà ad esempio contrastare le domande di registrazione successive attraverso la proposizione di una richiesta di opposizione. Questa domanda, presentabile all’UIBM o all’EUIPO, è un efficace strumento di tutela nei casi in cui terzi provino a registrare:

  • Un marchio identico per prodotti o servizi identici;

  • Un marchio identico o simile per prodotti o servizi identici o affini, nel caso in cui possa generarsi un rischio di confusione per i consumatori. Tale rischio può essere anche di semplice associazione tra i due segni;

  • Un marchio identico o simile anche per prodotti o servizi differenti, se il marchio anteriore di cui l’opponente è titolare, goda nello Stato, o nell’UE se si tratta di marchio europeo, di rinomanza.

La tutela così attivabile permette di intervenire contro le minacce al proprio marchio velocemente, ancor prima che gli effetti dannosi della registrazione di un marchio successivo simile o identico si verifichino. Si tratta di una procedura amministrativa, veloce e a costi ridotti.

Tutelare marchio e prodotti dalla contraffazione

L’opposizione non è l’unico mezzo messo a disposizione di un titolare di marchio per reagire agli usi illeciti del suo marchio o di marchi simili registrati. L’art. 122 del Codice della Proprietà Industriale prevede ad esempio le azioni di nullità e di decadenza dell’altrui titolo registrato successivamente.

Inoltre, il titolare ha a disposizione anche l’azione di contraffazione. Prevista dall’art.20 del Codice della Proprietà Industriale, permette di intervenire negli stessi casi in cui si è legittimati all’opposizione alla registrazione, quando i terzi illecitamente utilizzino un marchio che sia stato creato in contraffazione di quello registrato precedentemente.

Troverai altri dettagli sulla tutela del marchio in questo articolo.

La contraffazione come concorrenza sleale

Il nostro ordinamento si era già da tempo preoccupato di perseguire quelle condotte di terzi che abbiano il fine di sfruttare a proprio vantaggio il prestigio dell’altrui azienda, o in ogni caso che puntino ad utilizzare il marchio registrato altrui per trarne indebitamente vantaggio. Nella disciplina civilistica della concorrenza sleale, all’art. 2598, c. 1, c.c., viene definito come atto anticoncorrenziale l’utilizzo di nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i segni distintivi legittimamente usati da altri. Nello stesso articolo viene vietato anche di imitare servilmente i prodotti di un concorrente e comunque di porre in essere qualsiasi comportamento idoneo a produrre confusione tra i consumatori con riguardo ai prodotti o all’attività di un concorrente.

Per far sì che la condotta descritta da questo articolo si verifichi non è necessaria la concreta produzione di un danno. Si tratta infatti di un illecito di pericolo, la cui repressione è anticipata nel nostro ordinamento in un momento precedente alla realizzazione del danno, ossia quando la condotta è di per sé idonea a produrlo. Viene così tutelata anche la libertà di scelta dei consumatori, che sono messi al riparo da quelle condotte che possono indurli ad associare determinati prodotti o attività a soggetti diversi da quelli che realmente le producono e commercializzano.

Requisito fondamentale affinché si possa configurare la contraffazione così descritta è la confondibilità tra il marchio precedentemente registrato oggetto di contraffazione e quello successivo contraffatto. La confondibilità può anche sussistere tra i prodotti sui quali il marchio è apposto e altri prodotti concorrenti successivamente immessi sul mercato con l’intento di emulare i prodotti già conosciuti dai consumatori. Infatti, per valutare il grado di confusione che una certa imitazione può portare tra i consumatori si tiene in considerazione l’aspetto esteriore complessivo così come viene percepito nel suo insieme dal pubblico. Ciò in quanto solitamente il consumatore medio non basa la propria scelta su singoli elementi di differenziazione, ma sulla base dell’impressione complessiva suscitata da una determinata combinazione di forma, colori, immagini.

Per potersi parlare di concorrenza sleale tra imprese, sarà necessario che tra le due imprese, l’una che pone in essere le condotte sleali, l’altra che ne subirebbe eventualmente le conseguenze negative, sussista un rapporto di concorrenza. Devono quindi rivolgersi allo stesso pubblico di consumatori, ossia soddisfare i bisogni sul mercato di quei consumatori che acquistano la stessa categoria di prodotti in un determinato ambito territoriale. L’illecito di concorrenza sleale per contraffazione da diritto a chi lo subisce di ottenere il risarcimento del danno se le condotte sono state portate avanti con colpa o dolo dal loro autore (art. 2600 c.c.).

Come si è visto il nostro ordinamento si preoccupa di perseguire e reprimere la contraffazione attraverso diversi strumenti. Sono stati predisposti infatti, oltre alla tutela penale e alle azioni civili, anche strumenti propri della disciplina della concorrenza. Gli atti contraffattori sono idonei a ledere sia i diritti protetti dalla disciplina industriale che l’interesse genarle dell’ordinamento al corretto svolgimento della concorrenza sui mercati. Ciò che un singolo imprenditore può fare per mettere al riparo i suoi investimenti sull’immagine della propria impresa è sicuramente procedere al primo fondamentale passo della registrazione del marchio.

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La registrazione, infatti, permette al titolare del marchio di avere accesso ad un regime di tutela più incisiva e più facilmente attivabile, che è quella propria del diritto industriale, poiché prescinde dall’esistenza della confondibilità tra i prodotti o i marchi di cui si lamenta la contraffazione.

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