Nuovo Marchio di certificazione dell'Unione Europea

Il 23 marzo 2016 è entrato in vigore il Regolamento dell'Unione Europea n. 2424/2015, il quale attraverso la modifica del Regolamento (CE) n. 2868/95, ha adottato una serie di misure nel quadro del pacchetto legislativo UE per la riforma del marchio.

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a cura di Tom's Hardware

Nuovo Marchio di certificazione dell'Unione Europea

Il regolamento ha introdotto inoltre il nuovo Marchio di certificazione dell'Unione Europea, il quale consentirà "ad un istituto o organismo di certificazione di permettere ai partecipanti al sistema di certificazione di usare il marchio d'impresa come segno per i prodotti o i servizi che soddisfano i requisiti di certificazione".

Secondo quanto previsto dall'art. 74 bis del Regolamento per l'uso del marchio di certificazione UE "Possono costituire marchi di certificazione UE i marchi UE così designati all'atto del deposito della domanda e idonei a distinguere i prodotti o i servizi certificati dal titolare del marchio in relazione al materiale, al procedimento di fabbricazione dei prodotti o alla prestazione del servizio, alla qualità, alla precisione o ad altre caratteristiche, ad eccezione della provenienza geografica, da prodotti e servizi non certificati".

Sarà necessario per il registrante, entro due mesi dalla data di presentazione della domanda, adottare un regolamento d'uso del marchio di certificazione, il quale dovrà indicare i soggetti abilitati all'uso, le caratteristiche della certificazione e le modalità di sorveglianza e di verifica di tali caratteristiche, secondo quanto disposto dall'art. 74 ter.

Nuove procedure

Oltre alle modifiche pocanzi esposte, il regolamento ne ha introdotte delle altre, anche nell'ottica di semplificare le procedure di deposito della domanda di registrazione del marchio. Infatti, il Regolamento, al fine di adeguare il marchio d'impresa alle nuove tecnologie e al mondo digitale, ha eliminato il criterio della necessaria rappresentazione grafica del marchio Ue attraverso la modifica dell'art 4.

In questo senso, secondo le nuove disposizioni, il marchio può ora essere rappresentato anche elettronicamente, in qualsiasi forma idonea, purché la rappresentazione sia chiara, precisa, autonoma, facilmente accessibile, intellegibile, durevole e obiettiva.

Nuove regole per l'individuazione dei prodotti e dei servizi

Il regolamento ha previsto inoltre nuove regole per l'individuazione dei prodotti e dei servizi durante la fase di proposizione della domanda di registrazione del marchio. In particolare il richiedente è tenuto ad indicarli "con chiarezza e precisione sufficienti a consentire alle autorità competenti e agli operatori economici di determinare, esclusivamente su tale base, il grado di protezione richiesto".

Ne deriva altresì che in caso di indicazioni poco chiare o imprecise l'ufficio potrà anche respingere la domanda. È opportuno precisare che l'indicazione del titolo della classe non sarà più considerato come comprendente tutti i prodotti o servizi della classe anche per quei marchi che sono stati depositati prima del 2012 (ossia prima della sentenza "IP Translator").

Infatti, il titolare di marchi depositati prima di tale data, per poter godere della tutela dovrà effettuare una dichiarazione entro il 24 settembre 2016, e specificare che alla data del deposito era intenzione del registrante ottenere la protezione di determinati prodotti o servizi oltre a quelli coperti dal significato letterale del titolo della classe.

Qualora non pervenga tale dichiarazione all'Ufficio, come indicato nel regolamento l'elenco di prodotti o servizi verrà considerato con esclusivo riferimento ai soli "prodotti o […] servizi chiaramente coperti dal significato letterale delle indicazioni che figurano nel titolo della pertinente classe". 

Centro di mediazione

L'art. 137 bis ha previsto l'introduzione di un centro di mediazione a cui possono rivolgersi le parti di comune accordo al fine di giungere ad una composizione bonaria della controversia.

Per fare ciò, le parti devono preliminarmente nominare un mediatore che "abbia dichiarato di padroneggiare la lingua della mediazione in questione". Tale nuovo istituto può essere utilizzato anche nell'ipotesi in cui la controversia sia già oggetto di procedimento in corso davanti all'EUIPO. In questo caso il suddetto procedimento verrà sospeso e i termini interrotti a far data dal deposito della richiesta congiunta di mediazione.