Chiunque voglia proteggersi dalle illegittime utilizzazioni del proprio marchio da parte di altri soggetti che vogliano sfruttarlo, avrà bisogno di proporre domanda di registrazione all’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi (UIBM) o, qualora si desideri la tutela anche in altri Stati europei, all’EUIPO, suo corrispondente europeo. In seguito al deposito della domanda, prima che la registrazione possa spiegare i suoi effetti, inizia a decorrere un periodo di tre mesi durante il quale i terzi interessati possono presentare opposizione.
Solo quando siano trascorsi tre mesi senza che venga presentata alcuna opposizione, oppure nel momento in cui tutte le domande di opposizione vengono rigettate, inizia a decorrere un periodo della durata di dieci anni in cui il marchio è tutelato e al suo titolare viene concesso il diritto di esclusivo sfruttamento.
Se vuoi conoscere maggiori dettagli sulla procedura di registrazione, ne abbiamo parlato in questo articolo.
Invece, potrai trovare più informazioni sull’opposizione alla registrazione qui.
La protezione del marchio, però, a differenza di altre privative industriali, come i brevetti, può potenzialmente durare all’infinito, perché viene data la possibilità al suo titolare di chiederne la rinnovazione allo scadere dei primi dieci anni per un periodo di egual durata, e così via ad ogni successiva scadenza. Il marchio, infatti, ha una funzione identificativa, pertanto l’ordinamento non impedisce al suo titolare di estendere la protezione per tutto il tempo in cui egli necessiti che il logo esplichi la sua propria funzione di rendere riconoscibile l’impresa.
Cosa fare se scade il marchio
Come previsto dal Codice della proprietà industriale (Art. 16, D.lgs. 30/2005) è possibile rinnovare la registrazione “per lo stesso marchio precedente”. Ciò sta a significare che la rinnovazione può essere richiesta solo per lo stesso identico logo registrato in precedenza e solo per gli stessi prodotti e servizi descritti nella prima domanda di registrazione. Infatti, è in questa sede che viene individuato il confine della protezione del marchio, definito dalle classi della Classificazione di Nizza che vengono riportate nella domanda di prima registrazione. Per questo motivo è fondamentale che la selezione delle classi di prodotti e servizi per cui richiedere la registrazione avvenga in modo corretto.
Abbiamo parlato della Classi di Nizza e della loro importanza in questo articolo.
Infatti, l’aspetto problematico di voler estendere, in un momento successivo alla registrazione, la protezione del marchio per ulteriori prodotti e servizi è che si dovrà proporre una nuova domanda, come se fosse un nuovo primo deposito.
Sarà possibile depositare per la prima volta la domanda per la rinnovazione da 12 mesi prima della scadenza del primo decennio, pagando contestualmente le tasse richieste. Il giorno della scadenza verrà individuato come l’ultimo giorno dello stesso mese in cui è stata depositata la registrazione per la prima volta. La rinnovazione potrà comunque essere richiesta durante i sei mesi successivi alla scadenza, in questo caso si dovrà pagare anche una mora per il ritardo. Dopo questo ulteriore periodo, la domanda di rinnovo non potrà più essere depositata e se si vorrà comunque ottenere la tutela per il proprio marchio, allora sarà necessaria una nuova domanda di registrazione, come se fosse la prima.
Quando il marchio viene rinnovato, il periodo decennale ulteriore inizia a decorrere dal giorno della scadenza del periodo di tutela precedente.
Differenze pratiche tra registrazione e rinnovo del marchio
Quando viene depositata domanda di rinnovazione, si può contestualmente presentare istanza di limitazione. Infatti, anche se non è possibile aggiungere ulteriori prodotti e servizi per i quali chiedere la tutela, questa si può limitare ad un numero ridotto di prodotti e servizi rispetto a quelli originari. Ciò si potrà richiedere semplicemente indicando le sole classi per le quali si intende procedere a rinnovare la protezione, non indicando quelle per le quali non è più necessaria. Sempre in sede di rinnovo, è possibile aggiornare alcuni dati, come il domicilio o anche il nominativo del titolare, in caso siano cambiati, ad esempio perché il marchio è stato ceduto.
Nel corso della procedura per il rinnovo, a differenza di quanto accade dopo il primo deposito della domanda di registrazione, i soggetti interessati non possono più proporre domanda di opposizione. Inoltre, la domanda di rinnovo non viene nemmeno sottoposta ad un nuovo esame nel merito, ma viene solo controllata l’esistenza di requisiti formali di cui si è detto sopra. La domanda di rinnovazione può essere presentata secondo diverse modalità pratiche. Il richiedente potrà scegliere se seguire la procedura telematica o la procedura cartacea.
Perché registrare un marchio
La registrazione di un marchio non è obbligatoria, ma per poter godere di determinati vantaggi è necessario che si proceda alla sua richiesta. Per questo motivo viene qualificata come un onere. Il marchio di fatto, infatti, intendendo per tale il logo che viene utilizzato senza che ne sia stata chiesta la registrazione, comunque può svolgere la funzione identificativa. In questo caso, però, il titolare ottiene il riconoscimento del suo diritto di esclusiva.
In forza della registrazione, il titolare può intervenire contro tutti coloro che facciano uso del marchio senza il suo consenso, ad esempio, apponendolo su prodotti o utilizzandolo per servizi che siano ricompresi nelle stesse classi per le quali è stata richiesta la registrazione. Quando il marchio, oltre ad essere registrato, è anche un marchio notorio, non si applica più il confine delle classi per le quali è stato registrato. Il suo utilizzo, infatti, sarà vietato in tutti i casi, non solo per i prodotti contraffatti, ma anche per quelli che siano al di fuori delle classi merceologiche originarie.
Grazie al diritto di esclusiva possono essere fermati i comportamenti dei terzi che danneggiano gli interessi del titolare non solo dopo l’utilizzo illegittimo del marchio. Si può intervenire anche qualora altri provino a loro volta a registrare un marchio anche simile per gli stessi prodotti e servizi. Anche in questi casi, se si tratta di marchio notorio, l’opposizione potrà essere presentata senza il limite delle classi merceologiche per le quali è stata chiesta la registrazione.
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Rischi della mancata registrazione del marchio
Non registrare un marchio significa praticamente restare esposti al rischio che chiunque, successivamente, si possa appropriare del logo e lo utilizzi a suo vantaggio. Un marchio non registrato è tutelato nel nostro ordinamento di fronte alla minaccia di una domanda di registrazione per un marchio simile o identico solo quando si riuscirà a dimostrare che possieda una certa notorietà all’interno del territorio per il quale viene richiesta la protezione del marchio successivo. Dimostrare queste circostanze potrebbe però essere eccessivamente complicato, ne consegue che chiunque avrà la possibilità di appropriarsi in mala fede degli sforzi fatti per rendere l’impresa altrui riconoscibile dal pubblico dei consumatori.
Al contrario, nel caso di avvenuta registrazione, si potrà godere di una presunzione di validità del proprio marchio, in virtù della quale si potranno escludere i futuri usi non consentiti.
Puoi trovare alcuni consigli pratici su come proteggere il tuo marchio da alcune possibili minacce in questo articolo.
Il marchio è la componente fondamentale del tuo brand
Come marchio possono essere registrati non solo parole e immagini, ma anche forme, suoni, colori, ologrammi. La funzione del marchio non è solo quella di identificare, ma anche di raccontare. Fa parte, infatti, del complesso di elementi che partecipano alla creazione della brand identity di un’impresa. Per il suo sviluppo collaborano diverse figure professionali che, partendo dalla semplice idea, giungono a definire l’immagine e la percezione dell’impresa che si vuole diffondere tra il pubblico dei consumatori.
Puoi trovare una breve guida sui requisiti della registrazione e sulle diverse tipologie di marchio a questo link.
Da quanto abbiamo detto sino ad ora appare chiaro che è indispensabile conferire un elevato grado di protezione al proprio marchio. Questo, infatti, non solo ha un valore perché permette di ricollegare determinati bene e servizi a chi li produce o li fornisce, ma acquista valore anche in sé, come asset autonomo, adatto ad essere monetizzato e commercializzato. In quest’ottica, essere accompagnati da un professionista sin dal momento della domanda di registrazione è fondamentale per poter cogliere a pieno tutte le possibili prospettive future nel suo sfruttamento.
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