Perché è fondamentale la corretta individuazione delle classi e dei relativi beni e servizi?
Uno dei principali passaggi che precedono la registrazione del marchio d'impresa consiste nell'individuazione delle classi e dei prodotti/servizi relativi. Questo punto è fondamentale per due differenti ragioni, che si ripercuotono sulla tutela conferita dal nostro ordinamento ai marchi registrati.
In primo luogo, il Codice della proprietà industriale (D.Lgs. n. 30/2005) prevede che il marchio può essere protetto solo in relazione a determinati prodotti o servizi, e che, di conseguenza, la domanda di registrazione deve indicare "l'elenco dei prodotti o dei servizi che il marchio è destinato a contraddistinguere, raggruppati secondo le classi della classificazione di cui all'Accordo di Nizza sulla classificazione internazionale dei prodotti e dei servizi".
In secondo luogo, la corretta indicazione degli elementi appena evidenziati è essenziale al fine di determinare l'ambito di protezione del marchio e poter così garantire, in relazione ad esso e limitatamente alle classi nonché ai prodotti e servizi oggetto di registrazione, l'esercizio dei relativi diritti.
È evidente, dunque, che un'elencazione incompleta o errata avrà come conseguenza il fatto che i prodotti e/o i servizi non espressamente indicati in sede di deposito della domanda di registrazione non godranno della relativa tutela.
L'attenzione da prestare a questo aspetto è ora maggiore a seguito di un'importante sentenza della Corte di Giustizia Europea, emessa nella causa C-307/2010, nota come "IP Translator", che ha inciso sulla prassi di tutti gli Uffici marchi dell'Unione Europea ed è stata recepita dall'ETMDN (rete europea dei marchi, disegni e modelli), programma di convergenza dell'allora UAMI (Ufficio dell'Unione Europea per la Proprietà Intellettuale) con la Comunicazione Comune n. 1 del 03.05.2013.
Tra i principi apportati dalla sentenza in questione vi è quella per cui è ora necessario identificare i prodotti e i servizi per i quali si richiede la tutela del marchio con precisione e chiarezza, tali da consentire che le autorità competenti e gli operatori economici siano in grado, sulla sola base di tale elemento, di determinare la portata della protezione conferita al marchio.
In secondo luogo, per identificare i prodotti/servizi per i quali è richiesta la tutela del marchio, è possibile impiegare i general headings contenuti nei titoli delle classi solo se tale identificazione può essere considerata chiara e precisa. Inoltre, anche laddove nella domanda di registrazione del marchio si faccia riferimento ad un'intera classe, è ora necessario precisare se la domanda sia volta ad ottenere la tutela di tutti i prodotti/servizi compresi nel relativo elenco; in caso contrario è necessario stilare un'elencazione puntuale dei prodotti e dei prodotti che si intendono proteggere, altrimenti la conseguenza sarà ben diversa rispetto a ciò che accadeva in passato.
Se prima, infatti, si riteneva che la tutela derivante dalla registrazione del marchio dovesse considerarsi estesa alla totalità dei prodotti e dei servizi contenuti nella singola classe, ora i termini delle intestazioni delle classi indicate dovranno essere interpretati in senso letterale.
A questo punto, però, qualcuno potrebbe ingenuamente pensare di correre ai ripari chiedendo la registrazione del proprio marchio con riferimento a prodotti o servizi ulteriori rispetto a quelli che il marchio è destinato a contraddistinguere, indicando quante più classi e sottoclassi possibile, anche in assenza di un reale interesse di utilizzo (per tutti o per alcuni di essi).
In realtà, tale attività non risulterebbe di per sé idonea a estendere automaticamente la protezione invocata, posto che, come appena esposto, la tutela del marchio e i diritti connessi possono essere vantati solo in quanto il marchio stesso venga effettivamente utilizzato.
Il Codice della Proprietà Industriale, infatti, all'art. 24 prevede proprio l'ipotesi della cosiddetta decadenza per non uso, qualora il marchio registrato non venga effettivamente utilizzato entro 5 anni dalla registrazione ovvero se il suo uso venga sospeso ininterrottamente per un equivalente lasso di tempo. La decadenza per non uso può interessare anche solo alcune delle classi o dei prodotti/servizi registrati, qualora il marchio non sia stato effettivamente utilizzato per alcuni di essi; in questo caso, si verificherà quindi un'ipotesi di decadenza parziale.
Con la Comunicazione Comune n. 2 pubblicata in data 20.11.2013 (e successivamente recepita dall'Ufficio Italiano Brevetti e Marchi), l'ETMDN ha individuato 5 indicazioni di prodotti e servizi (relative alle classi 7, 37, 40, 45), presenti nei titoli delle classi, ritenute né chiare né precise. In questo senso è stato rappresentato che non soddisfacendo i requisiti di chiarezza e precisione enunciati nella citata sentenza "IP Translator", le successive domande di marchio relative a tali indicazioni avrebbero dovuto contenere ulteriori specificazioni per essere accettate. Per tale motivo, l'UIBM ha altresì specificato che "l'uso di tali termini, se non accompagnato da specifiche, sarà oggetto di rilievo da parte dell'Ufficio".